애지중지 키운 브랜드, 상표 등록 안 됐어도 포기할 필요 없다

수제 도시락 브랜드 '온기담' 대표는 2020년부터 사업을 시작해 인스타그램 팔로워 2만 명을 모으며 브랜드를 애지중지 키웠다. 

그러나 2024년 초, "귀사가 사용 중인 '온기담' 상표는 당사가 2023년 10월 특허청에 정식 등록한 상표"라는 내용증명을 받았다. 내용증명은 즉각적인 상표 사용 중단을 요구하며 법적 조치를 예고했다. 4년간 공들인 브랜드를 억울하게 빼앗길 위기에 처한 온기담 대표는 막막함을 호소했다.

우리 상표법은 기본적으로 먼저 상표를 등록한 사람이 권리를 갖는 '등록주의'를 채택한다. 이는 분쟁을 줄이기 위한 원칙이지만, 예외도 존재한다. 

상표법 제99조에 명시된 '선사용에 따른 상표 사용권', 즉 선사용권이 바로 그것이다. 선사용권은 타인의 상표 등록 출원일 이전부터 부정경쟁 목적 없이 해당 상표를 계속 사용해왔고, 상표권자의 등록 출원 시점에 국내에 널리 인식된 경우, 해당 상표를 계속 사용할 권리를 인정한다. 

다시 말해, 먼저 사용하고 소비자들이 인지하고 있었다면 등록하지 못했더라도 계속 사용할 수 있다는 뜻이다.

선사용권이 쉽게 인정되는 것은 아니다. 법원이 요구하는 핵심 요건은 두 가지이다. 첫째, 상대방의 상표 등록 출원일 이전부터 해당 상표를 사용했음을 증명해야 한다. 

둘째, 해당 상표가 국내에 '널리 인식'되어 있어야 한다. 법원은 이를 '주지성'이라고 부르며, 단순히 사용했다는 것만으로는 부족하고 소비자들 사이에 '이 브랜드 하면 이 사람'이라는 인식이 형성되어야 한다고 판단한다. 

대법원은 2015년 10월 15일 선고한 2013후1207 판결에서 선사용 주장을 인정하며 "국내 전역에 알려질 필요는 없고 일정한 지역 범위에서라도 수요자들에게 알려져 있으면 충분하다"고 판시하여 소규모 브랜드에도 구제 가능성을 열었다.

선사용권이 기존 상표를 '계속 쓸 권리'라면, '무효심판'은 상대방의 상표 등록 자체를 무효화하는 방법이다. 상표법 제34조는 등록받을 수 없는 상표를 규정하며, 특히 '타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일유사한 상품에 사용하는 상표'(상표법 제34조 제1항 제9호)는 등록될 수 없다고 명시한다. 

상대방이 등록했더라도 그 등록 자체가 위법한 경우 특허심판원에 무효심판을 청구하여 상표 등록을 처음부터 없었던 것으로 만들 수 있다.

상표법 외에 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)'도 유용한 방패가 된다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 국내에 널리 알려진 타인의 상품 표지(브랜드명, 로고 등)와 혼동을 일으키게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고, 사용 금지 및 손해배상을 청구할 수 있도록 한다. 

이는 상표 등록 여부와 관계없이 소비자가 특정 브랜드를 내 것이라고 인식하고 있었다면 보호받을 수 있음을 의미한다. 헌법재판소도 2001년 9월 27일 선고한 99헌바77 결정을 통해 두 법률의 병행 적용을 인정한다고 설명했다. 따라서 선사용권 주장과 부정경쟁방지법에 따른 구제수단을 동시에 검토하면 법적 대응의 폭이 넓어진다.

4년간 공들여 키운 브랜드는 서류 한 장으로 쉽게 사라지지 않는다. 법은 먼저 등록한 사람의 권리를 인정하기도 하지만, 오랜 시간과 노력으로 쌓아온 신뢰를 외면하지도 않는다. 권리를 포기하기 전에 법적 구제 방법을 찾아 나서는 것이 중요하다.

억울한 내용증명을 받았다면 다음과 같이 대응해야 한다. 먼저 누리소통망(SNS) 최초 게시일, 고객 후기 캡처, 언론 보도, 팝업 행사 자료 등 '언제부터 상표를 사용했는지' 입증할 증거를 최대한 수집한다. 

다음으로 특허청 키프리스(kipris.or.kr)에서 상대방의 등록 상표 출원일과 지정 상품서비스 분류를 확인한다. 내 업종과 상품 분류가 다를 경우 침해가 성립하지 않을 수도 있다. 상대방의 등록 출원일 이전에 내 상표 사용이 입증된다면 특허심판원에 무효심판 청구 가능성을 검토한다. 

마지막으로, 서둘러 브랜드를 포기하거나 사용 중단 각서를 쓰기 전에 반드시 법률 검토를 받아야 한다. 한번 서명한 합의서는 되돌리기 어렵기 때문이다.

스타트업 전문 변호사이자 기업가인 장영화 변호사는 자신의 브랜드를 지키기 위한 중요한 팁을 제공했다. 첫째, 브랜드를 사용하기 시작하는 날 상표 출원을 해야 한다. 

등록 비용은 10만 원 내외로, 브랜드를 잃고 다시 찾는 비용보다 훨씬 저렴하고 효과적이다. 사업자 등록과 동시에 상표 출원하는 습관을 들이는 것이 좋다. 

둘째, 증거는 지금 이 순간에도 쌓이고 있으므로 인스타그램, 네이버 스마트스토어, 배달 플랫폼의 가입일과 게시물 날짜 등을 캡처하여 별도로 보관해두어야 한다. 

셋째, 특허청 키프리스(kipris.or.kr)에서 내 브랜드명과 유사한 상표의 출원 알림을 설정하거나 분기에 한 번은 주기적으로 검색하여 유사 상표를 모니터링하는 것이 좋다. 

넷째, 상표권 분쟁은 초기 대응이 승패를 가르기 때문에 합의나 사용 중단 각서에 서명하기 전에 반드시 법률 전문가의 도움을 받아야 한다. 잘못된 초기 대응은 이후 무효심판이나 선사용권 주장을 어렵게 만들고, 상대방의 손해배상 청구로까지 이어질 수 있기 때문이다.